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Intervention de Jean-Pascal DECOBERT sur le management de la propriété industrielle dans l’entreprise, pour le pôle CAPENERGIE


Les entreprises, en particulier les PME et les TPE, n’ont pas toujours une stratégie de protection de leur propriété intellectuelle appuyée par une organisation interne rationnelle. Pourtant, mettre en place des méthodes de gestion des créations mais aussi des créateurs ou encore du secret est fondamental pour bâtir une solide protection.

Jean-Pascal Decobert développera des méthodologies pour y parvenir auprès de participants à ce pôle de compétitivité le 14 février 2012.

Dans le cadre de son partenariat avec l’INPI, l’incubateur Télécom Paris Tech organise une conférence sur la brevetabilité des logiciels. A cette occasion, l’incubateur a invité Nicolas HAUTIER à faire partager son expérience en matière de protection des logiciels et plus généralement des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Cette intervention est prévue au CICA (Centre International de Communication Avancée) à Sophia Antipolis le 7 décembre à 9h.

Martine Clémente, responsable régionale de l’INPI, interviendra également sur la brevetabilité et sur les procédures françaises et européennes.

Nicolas Hautier, présentera ensuite les critères à prendre en compte pour identifier si une invention mise en œuvre par ordinateur est brevetable ou non. Il précisera également les différences qui existent en matière de protection des logiciels entre les système européen et américain. Enfin il exposera les bonnes pratiques permettant d’améliorer les chances de brevetabilité dans ce domaine très particulier des inventions mises en œuvre par ordinateur.


La participation à cette manifestation est gratuite. De plus amples renseignements peuvent être obtenus en s’adressant à l’incubateur Telecom ParisTech en contactant Mme Garence, animatrice de l’incubateur (caroline.garence@telecom-paristech.fr ).

Profonde Evolution de la Loi Américaine sur les Brevets

Le Sénat américain vient d’adopter une importante réforme de la loi américaine des brevets. Le texte de loi voté vient d’être signé par le Président Obama.
De nombreuses évolutions ressortent de cette réforme et certaines sont majeures.
On notera particulièrement l’abandon du principe du droit au « first to invent » au bénéfice du système, bien connu des européens, du droit au « first to file ». L’importance de la qualité d’inventeur subsiste malgré la réforme mais le droit au brevet reviendra au premier inventeur ayant déposé. Les notions de nouveauté (article 102) et de non évidence (article 103) s’en trouvent totalement remaniées. La définition de l’état de la technique opposable apparaît nettement plus proche de celle appliquée en Europe. La compréhension de l’ancien article 102 était en effet pour le moins ardue.

Parmi les autres changements notables, on citera :
- les changements de procédures de délivrance (augmentation des taxes, création d’une procédure auprès de l’Office Américain du type opposition après la délivrance et qui sera sans doute plus accessible que la procédure judiciaire,
- l’introduction d’une exception de possession personnelle antérieure,
- la préservation, pour l’inventeur, de la faculté de divulguer son invention avant le dépôt, par un délai de grâce de 12 mois.
Attention, certaines dispositions sont applicables de suite, d’autres dans 12 mois, d’autres encore dans 18 mois.
Il est bien trop tôt pour évaluer l’impact qu’auront ces mesures sur la compétitivité et l’innovation outre atlantique dont l’amélioration est le but visé par la réforme.
Nul doute en tout cas que cette loi crée une convergence avec des dispositions en vigueur en Europe. Néanmoins les deux législations préservent leurs particularités qui peuvent être autant de pièges pour le déposant de brevets. Par exemple, la notion de délai de grâce de 12 mois pour divulgation par l’inventeur avant le dépôt n’existe pas en Europe et une telle divulgation ruinerait la brevetabilité sur notre territoire. A l’inverse, l’état de la technique opposable au titre de l’activité inventive est moins étendu en Europe qu’aux USA. Enfin, la loi américaine traite différemment une antériorité brevet selon qu’elle émane du même inventeur ou non, du même titulaire ou non, avec des conditions précises d’application.

Un déposant français, sans maîtriser ces différences de dispositions légales, pourrait dans certaines situations penser à tort que la brevetabilité de son invention n’est pas possible aux USA parce qu’elle ne l’est pas en Europe. La situation inverse peut aussi se rencontrer.

Les déposants de brevets doivent donc rester vigilants sur l’hétérogénéité des lois de brevets, la loi américaine, même réformée restant l’une des plus spécifiques.

Le 4 ème forum ECOBIZ aura lieu les 20 et 21 Octobre prochains à la CCI de Nice.

La CCI a invité Jean-Pascal DECOBERT à faire partager son expérience en matière de protection et de valorisation du savoir-faire, le vendredi 21 de 11h à 12h30.

Jean-Pascal DECOBERT indiquera les bonnes pratiques et les pièges à éviter dans ce domaine.

La participation au forum ECOBIZ est gratuite. De plus amples renseignements peuvent être obtenus à l’adresse suivante : www.forum-ecobiz.fr

Ces deux géants de l’industrie IT se livrent depuis plusieurs mois une guerre sans merci sur le terrain de la Propriété Intellectuelle. Cette guerre peut aisément être qualifiée de globale puisque les batailles sont livrées sur presque tous les continents, puisque de nombreux produits sont impliqués (plusieurs smartphones et tablettes) et puisque les deux camps ont recours à des armes juridiques variées (droit des brevets, droit d’auteur, mesures d’interdiction provisoire, etc..).

Revenons aux faits. Avant d’entrer ouvertement en conflit, APPLE et SAMSUNG évitaient les contentieux probablement car ils partageaient des intérêts communs. La firme américaine fait en effet partie des principaux clients du groupe coréen pour l’achat de composants électroniques. La commercialisation par SAMSUNG de produits directement concurrents de ceux d’APPLE (Smartphone SAMSUNG GALAXY Tab) a mis un terme à cette entente de raison.

APPLE a ainsi assigné SAMSUNG pour contrefaçon de droits d’auteur portant sur le design de ses tablettes. APPLE a obtenu du Tribunal de Düsseldorf une interdiction provisoire pour l’ensemble du territoire allemand. Le choix de cette juridiction pour lancer cette action n’est certainement pas un hasard. En effet, la législation allemande et ce tribunal sont particulièrement favorables à l’obtention de mesures puissantes et rapides pour bloquer des produits prétendument contrefaitsants.

Le coréen, inévitablement très perturbé par cette lourde sanction au moment où il fait des efforts pour pénétrer le marché des tablettes graphiques, s’est opposé à cette décision d’interdiction provisoire. Cette décision a néanmoins été confirmée en cause d’Appel. Selon notre expérience, faute d’apporter des arguments particulièrement convaincants, il est habituellement difficile d’obtenir l’annulation de mesures d’interdiction provisoire prononcées par ce tribunal allemand.

APPLE n’en est pas resté là et a assigné son rival coréen en Australie en août dernier pour contrefaçon de brevet. Un accord aurait été trouvé entre les parties, par lequel SAMSUNG s’engagerait à ne pas commercialiser les GALAXY Tab 10.1 sur ce territoire.

SAMSUNG n’a pas tardé à réagir et a assigné à son tour la firme de Cupertino en Australie pour contrefaçon de droit d’auteur.

Le groupe coréen a également contre-attaqué en France et en Allemagne sur le terrain de la contrefaçon de brevets portant sur des technologies de communication sans fil pour porter un coup aux iPhones et iPads de son concurrent.

Dans les prochaines semaines, SAMSUNG devrait également assigner le leader américain en Corée. Ces récentes assignations de SAMSUNG visent bien sûr à répondre aux attaques d’Apple. La sortie annoncée pour mi-octobre aux Etats-Unis du nouvel iPhone d’APPLE (iPhone 5) n’est certainement pas non plus étrangère à ces récentes offensives portées par SAMSUNG.

Ces différentes batailles juridiques, s’il est relativement peu probable qu’elles donnent lieu à une décision au fond, feront plus vraisemblablement l’objet de transactions entre les parties.

A travers ces conflits, même sans décision au fond, chacune des parties aura néanmoins réussi à perturber significativement son concurrent et ceci à plusieurs niveaux :
- perturbations en termes d’image : un litige même sans décision de justice tend inévitablement à ternir l’image du défendeur en le cantonnant à un rôle de copieur sur le plan esthétique (assignation sur le terrain du droit d’auteur ou du droit des modèles portant sur le design d’un produit), ou en le cantonnant à un rôle de société technologiquement en retard (assignation sur le terrain des brevets).
- perturbations de la distribution : les mesures d’interdiction provisoire comme celles prononcées à l’encontre de SAMSUNG par le Tribunal de Düsseldorf ne préjugent en rien de l’issue de la procédure au fond et pourront même donner lieu au paiement par APPLE de dommages et intérêts dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue. Néanmoins, à plus court terme, ces mesures d’interdiction provisoire permettent à APPLE de bloquer l’arrivée des produits SAMSUNG et de disposer de plusieurs mois de répit pour continuer à conforter sa position de leader sur le marché allemand.

Ces litiges nous semblent refléter assez distinctement les atouts et les faiblesses des deux concurrents :
- SAMSUNG jouissant d’une ancienneté bien supérieure à APPLE dans les technologies de la communication, a constitué depuis plusieurs années un puissant portefeuille de brevets. Pour autant SAMSUNG arrive clairement après APPLE sur le marché des tablettes graphiques, dont le design est certes éloigné de celui des Smartphones mais dont de nombreuses briques de technologie sont reprises de ces derniers. Il est donc assez peu surprenant que SAMSUNG attaque son rival essentiellement sur la base de brevets.
- APPLE acteur relativement récent dans la technologie de la communication sans fil, qui s’est imposé sur le marché des smartphones et des tablettes, notamment grâce à des produits attrayants esthétiquement, a assez logiquement plus d’atouts pour attaquer SAMSUNG sur la base de contrefaçon d’aspect visuel. APPLE, en plus d’essayer de rattraper son retard en termes de brevet en déposant de nombreux brevets sur les innovations qu’elle développe, n’hésite pas non plus à racheter des portefeuilles déjà existants (voir le rachat récent du portefeuille de brevets NORTEL par un consortium dont fait partie APPLE). La firme de Cupertino dépose également de manière massive des modèles pour protéger ses produits à la fois par droit d’auteur et par modèle.

Cette guerre globale entre deux géants constitue donc un cas particulièrement intéressant où peut être exploité de manière offensive l’ensemble des paramètres de la Propriété Intellectuelle : choix des droits de Propriété Intellectuelle invoqués, choix des juridictions saisies, choix des dates d’assignation, etc…

Le Département américain de la Justice enquête activement sur un consortium de géants des nouvelles technologies, incluant notamment Apple et Microsoft, dénommé Rockstar Bidco (voir notre article du 27 Juillet dernier).

Le Département craint que leur récente acquisition du portefeuille de brevets de l'entreprise canadienne Nortel en faillite n'ait pour unique objet d'entraver la progression sur le marché des smartphones Google utilisant le système Android. Pour rappel, Google, arrivé relativement récemment dans le domaine des télécommunications et de la téléphonie mobile détient un portefeuille de brevets plutôt mince dans le domaine des télécommunications et convoitait également le portefeuille Nortel.

L'intérêt des brevets de Nortel est qu'ils touchent spécifiquement à la technologie sans fil, aux logiciels pour téléphones portables de quatrième génération, appelés LTE (« Long Term Evolution »).

La Justice américaine cherche à savoir si le consortium a acquis ces brevets afin de les utiliser de manière offensive, contre des rivaux potentiels, ou de manière défensive, afin de décourager ceux qui souhaiteraient engager des poursuites judiciaires contre l'un de ses membres.

A l'origine, une alerte lancée par l'American Antitrust Institute, association indépendante, étonnée par cette réunion inédite d’entreprises. En principe rivales, elle ont rarement pour habitude de se réunir afin d'effectuer ce type de transactions, chacune ayant un portefeuille de brevets conséquent et les moyens financiers de renchérir en toute autonomie. Dès lors, le montant significatif du rachat lui fait craindre une volonté de noyer toute tentative de concurrence. De plus, elle suspecte le consortium de vouloir, à l'avenir, concéder des licences à prix d'or sur des technologies qui très vite deviendront indispensables à tous.

Pour Google et de nombreux observateurs, il est clair qu'un achat d'un montant de 4,5 milliards de dollars (2,85 milliards d'euros) ne se déroule pas uniquement afin de se protéger d'éventuelles actions en justice. Le consortium n'a qu'un objectif : entraver la libre-concurrence sur le marché et « acheter le droit de pouvoir empêcher les concurrents d'innover », dixit le conseiller général de Google.

A cette déclaration, les membres du Consortium risquent fort de rétorquer à Google que leur acquisition du portefeuille Nortel ne limite en rien leurs concurrents d'innover et de protéger par brevets ces innovations. Les membres du consortium auraient indiscutablement raison sur ce point, la possibilité qu'auraient les concurrents à mettre sur le marché leurs innovations sans être contrefacteur des brevets Nortel serait quant à elle beaucoup plus délicate.


La situation qui se déroule reste inquiétante, puisque les grandes entreprises semblent s'appliquent désormais à empêcher par tous les moyens, y compris en usant de manière très agressive de leurs portefeuilles de brevets, leurs concurrents plus fragiles ainsi que les produits ''open-source'' de s'installer sur le marché des nouvelles technologies, au risque de fausser totalement le cycle naturel de la concurrence.

Si les inquiétudes de Google s'avèrent justifiées, la libre-concurrence serait alors battue en brèche. Le Département de la Justice aurait alors très certainement raison d'intervenir pour éviter qu'une utilisation des brevets se fasse au détriment de l'intérêt économique et technique général, quand bien même cette utilisation serait parfaitement légale au regard du droit américain sur les brevets.

La justice américaine pourrait alors contraindre les sociétés membres du consortium à vendre des licences à prix réduit voire en open source afin d'en faciliter l'accès. Déjà, elle avait contraint, dans une précédente affaire, le groupe CPTN (contrôlé par Microsoft, Apple, Oracle et EMC) à placer les brevets qu'il venait d'acquérir sous licence open source.

Le groupe Nokia a enregistré des pertes (7,3%) au cours du second semestre, lesquelles ont été compensées par les redevances perçues par la société (430 millions d'euros) grâce à son portefeuille de titres de propriété intellectuelle, plus précisément de brevets.

Une telle marge de bénéfices a surpris nombre d'investisseurs : en Juin dernier, Nokia et Apple ont décidé de transiger dans le cadre de leurs litiges en cours, Apple s'engageant à effectuer un versement unique à Nokia tout en poursuivant le versement de redevances liées à l'exploitation de brevets, préalablement négociée.

Si une telle marge prouve que Nokia sait tirer avantage de son portefeuille de droits de PI, selon le directeur général du groupe, son directeur financier précise que ce type de résultats n'est pas à espérer au cours des semestres à venir.

Dans le cas de Nokia, son portefeuille de brevets lui permet ainsi de lisser une période de perte considérable de parts de marché en lui apportant des revenus substantiels par le biais de licences ou de transactions précontentieuses. Ce portefeuille de brevets ne suffisant cependant pas à empêcher l’arrivée de concurrents, Nokia devra impérativement innover et s’imposer à nouveau grâce à ses produits pour revenir parmi les leaders du secteur.

La guerre entre Google et Apple en matière de propriété intellectuelle ne date pas d’hier, un enjeu majeur étant d’acquérir des pools de brevets pour posséder des technologies en dehors de leur cœur d’activité traditionnelle.

Début juillet, le géant Californien Google a perdu une bataille remportée par un consortium comprenant son concurrent et voisin basé à Cupertino, Microsoft, RIM (Blackberry), Ericson, Sony et EMC. Cette bataille visait à s’approprier le portefeuille de brevets de Nortel Group aujourd’hui en faillite. Ce portefeuille couvre des technologies variées incluant les communications wireless, la voix, les réseaux, la transmission optique de données et la technologie 4G. Le consortium a vraisemblablement remporté ce portefeuille pour 4,5 $Md, l’offre de Google étant significativement plus faible.

Quoi qu’il en soit, Google tient bon dans cette guerre des brevets et a d’ailleurs affiché il y a quelques jours un intérêt pour acquérir le portefeuille de brevet d’InterDigital.

InterDigital a développé des technologies HSDPA et HSUPA sophistiquées permettant de multiples activités pour smart phone. Certains des brevets InterDigital ont été licenciés à Apple. Google espère ainsi défendre sa technologie et avoir les armes nécessaires pour dissuader ses concurrents voire pour les attaquer.

Quelle que soit l’issue de cette bataille autour de InterDigital cette fois-ci, les intérêts en jeu et la taille des acteurs de ce domaine laissent présumer que la guerre des brevets ne s’arrêtera pas demain.

Fortement attendue par les spécialistes de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, la décision de la Cour Suprême américaine (décision Bilski) rendue en juin 2010 devait, nous l’espérions, mettre fin à une période d’insécurité juridique concernant la brevetabilité des inventions portant sur des méthodes commerciales (habituellement appelées business methods).

Pour rappel, la brevetabilité des inventions de business methods était auparavant largement acceptée par l’USPTO depuis la décision State Street Bank. Cette brevetabilité a été remise en question lorsque de nombreuses décisions ont commencé à adopter un nouveau test de brevetabilité appelé « machine-ou-transformation ». Ce test diffère significativement de celui établi par la décision State Street Bank et tend à considérablement augmenter le niveau d’exigence au regard de la condition de caractère technique (« Statutory subject matter ») régie par l’article 35 USC § 101.

En juin 2010, la Cour Suprême américaine, dans la décision Bilski, a confirmé que la condition de caractère technique devra désormais être observée de manière plus minutieuse. La Cour Suprême a également considéré que, sans être un test obligatoire ou dont l’issue conditionne systématiquement brevetabilité, le test machine-ou-transformation est hautement pertinent. Dans cette décision Bilski, la Cour Suprême a également confirmé l’exclusion de la brevetabilité des trois domaines suivants : phénomène naturel, idée abstraite et loi de la nature.

Ainsi, suite à la décision Bilski, pour les entreprises détenant des brevets ou demandes de brevet de Business Methods, le ciel est devenu moins sombre sans pour autant cependant être suffisamment clair pour savoir exactement où aller. En effet, la décision Bilski et le memorundom réalisé par la suite par l’USPTO à l’attention de ses examinateurs n’offraient pas aux professionnels et aux déposants de directives suffisamment précises pour lever toute sécurité juridique.

De nombreux praticiens spécialisés en propriété intellectuelle ont adapté leur manière de protéger les inventions en rédigeant de nouvelles revendications satisfaisant les exigences indiquées par la Cour Suprême dans la décision Bilski. Bien que ces adaptations de rédaction sont relativement aisées pour des demandes de brevet non encore déposées auprès de l’USPTO, ces adaptations peuvent s’avérer beaucoup plus délicates lorsque les demandes de brevet ont été déposées antérieurement aux discussions sur Bilski.

Un an après la décision Bilski, presque 200 décisions ont été rendues par différentes instances : la Chambre de recours de l’USPTO, les Cours de district, le circuit fédéral et la Cour Suprême. Rober Greene Sterne et Michelle K. Holoubek ont méticuleusement collecté un grand nombre de décisions.

A partir de leur étude, plusieurs tendances peuvent être notées :

Tendance des Cours
«
1 – Les Cours de districts semblent être très strictes quant à l’examen du caractère technique. En effet, sur six cours de district ayant eu à prendre position, deux seulement ont considéré que les inventions examinées remplissaient cette condition.

2 – Concernant le circuit fédéral, deux tiers des décisions rendues ont considéré que les revendications satisfaisaient ce critère de brevetabilité.

3 – La Cour Suprême a reconnu dans la décision Prometheus que la condition était remplie.

Tendance des Chambres

1 – Le nombre de décisions dans lesquelles les revendications ont été jugées admissibles par les Chambres est beaucoup plus faible que le nombre de décisions dans lesquelles les revendications ont été jugées inadmissibles (facteur de 1 pour 2,5 environ).

2 – De manière non marginale, la chambre a parfois soulevé une objection sur la base de l’article 35 USC § 101 de son propre chef même si l’observation de ce critère n’était pas un objet de discussion lors de la formation de l’appel.

3 – La Chambre s’appuie toujours fortement sur le test machine-ou-transformation même si d’autres considérations peuvent être prises en compte. Lorsque des revendications vérifient avec succès ce test, la Chambre les a considéré en conformité sans analyse additionnelle.

4 – Bien que ce ne soit pas un test officiel, la « doctrine des étapes mentales » a été utilisée. Lorsque les revendications peuvent être effectuées de manière purement intellectuelle, il a alors été considéré qu’elles ne satisfont pas au critère de caractère technique.

5 – Certaines disparités sont observées selon les panels de juges. En effet certains juges des Chambres considèrent rarement les revendications comme satisfaisant la condition de caractère technique et ont souvent soulevé des objections auparavant non soulevées.

6 – Ces décisions ont également mis en avant un manque de visibilité. Parfois certaines revendications identiques ont été considérées de manière différente par différents panels de juges et certains juges se sont même montrés incohérents dans leur manière de rendre des décisions sur des revendications identiques. »


Clairement, certains points de cette étude ont confirmé ce que les patents attorneys spécialisés en business methods avaient prévu et ont pu observer depuis que la décision Bilski a été rendue en juin 2010. Cependant, comme l’a révélé cette étude, certaines tendances comme la variation de traitement d’un juge à l’autre ne semble pas pouvoir suffisamment augmenter la visibilité des entreprises impliquées dans la protection des business methods.


Ces observations rappellent que l’examen d’une demande de brevet est en pratique beaucoup plus compliquée qu’une simple application de lois, de directives et de décisions.

Vu depuis l’Europe, il serait injuste de critiquer fortement le système américain puisque des différences de traitement sont également observées dans les examens pratiqués par l’Office Européen des Brevets. En effet en pratique, il nous semble que les examinateurs de l’OEB sont souvent beaucoup plus réticents à accorder des brevets pour des inventions liées au commerce électronique, aux transactions bancaires ou aux services de voyage et de tourisme que pour des inventions liées à l’industrie automobile et aux télécoms alors même que les caractéristiques qui définissent la portée de la protection peuvent être les mêmes.

L’Office Européen des Brevet a réactualisé dernièrement des statistiques particulièrement intéressantes concernant le taux de délivrance des brevets à l’issue de la procédure d’examen.

Les statistiques présentées ci-dessous concernent toutes les demandes de brevet quel que soit leur domaine technique.



Tendances générales :

Il est intéressant de noter que depuis 2008 le taux de délivrance a diminué de manière significative. Ainsi sur les trois dernières années, moins de la moitié des demandes de brevet déposées ont été délivrées, plus de la moitié ayant été rejetées par l’Office Européen des Brevet ou ayant été retirées par les déposants. Ces statistiques illustrent clairement la politique de l’Office Européen des Brevets consistant à relever le niveau d’exigence de l’examen, cette politique étant désormais clairement affichée et étant connue sous le nom « Raising the bar ».


Disparité selon les domaines techniques :

Il est également important de noter que de fortes disparités concernant le taux de délivrance existent suivant le domaine technique auquel les inventions appartiennent. En effet, pour des inventions liées à certains domaines techniques tel que le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur ou les « business method », certains obstacles (la condition d’activité inventive en particulier) sont significativement plus difficiles à passer que pour d’autres domaines techniques.

Par exemple, le taux de délivrance dans le domaine des télécoms et entre 5 à 7 fois supérieur à celui des inventions mis en œuvre par ordinateur dans le domaine de la banque, de l’e-commerce ou de l’industrie du voyage et du tourisme.

Lancement de la procédure d’opposition en Italie à partir du 1er juillet prochain !

A partir du 1er juillet 2011, il devient désormais possible de former opposition contre les demandes de marques déposées en Italie depuis le 1er mai 2011 et les marques internationales désignant l’Italie publiées dans le premier numéro du mois de juillet 2011 de la Gazette des Marques Internationales de l’OMPI, indépendamment de la date de dépôt de leur demande.

Le délai d’opposition sera de trois mois :

- à compter de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin Officiel des Marques en ce qui concerne les demande de marques italiennes ;

- à compter du premier jour suivant celui de leur publication dans la Gazette des Marques Internationales de l’OMPI en ce qui concernes les marques internationales désignant l’Italie.

La procédure d’opposition est une procédure administrative qui présente un double intérêt juridique et financier.

D’un point de vue juridique, il est en effet plus simple et beaucoup plus rapide de contester un dépôt de marque portant atteinte à une marque antérieure par le biais d’une telle procédure puisqu’elle peut intervenir dès la publication de la demande de marque litigieuse.

D’un point de vue financier, cette procédure évite d’avoir à engager une action judiciaire, laquelle est beaucoup plus longue et onéreuse.

Cela suppose toutefois que les titulaires de marques aient mis en place une surveillance des dépôts effectués en Italie. Le délai de trois mois est en effet relativement court et seule la mise en place d’une surveillance dans ce pays permettra d’avoir connaissance d’éventuels dépôts de marques portant atteinte aux droits antérieurs d’un tiers.

Il en va de même dans les nombreux autres pays ou territoires dans lesquels la procédure d’opposition existe déjà, et notamment la France, les Etats-Unis ou l’Union Européenne. Une surveillance peut être conduite dans un pays uniquement, au niveau communautaire ou au niveau mondial. Elle permet d’être informé des dépôts de marques identiques ou similaires effectués dans le même domaine d’activité que celui surveillé, notamment par des sociétés concurrentes. Elle permet ainsi aux titulaires de marques, à un moindre coût, de former éventuellement opposition à l’encontre des demandes de marques postérieures signalées qui porteraient atteinte à leurs droits antérieurs, et ce dès leur publication.

A cet égard, nous vous signalons qu’une mesure, en France et dans la plupart des pays, interdit l’action en nullité d’une marque par le titulaire d’un droit antérieur s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.

Le lancement de la procédure d’opposition en Italie constitue donc une excellente nouvelle pour tous les titulaires de marques déposées dans ce pays et une étape importante dans l’harmonisation des procédures applicables en matière de contestation de dépôt de marques dans les différents pays de l’Union Européenne.

TGI PARIS, 04/03/2011

Lorsque les termes « dépôt probatoire » sont entrés dans un moteur de recherche, l'internaute voit apparaître en première ligne le site de M. Didier F.

Tantôt journaliste, tantôt professionnel de l'information, voire « grand connaisseur des droits d'auteurs », il affirme avoir élaboré la « méthode d'optimisation des dépôts probatoires », déterminé à fournir un mode alternatif et peu coûteux de protection des inventions (prestations pourtant facturées 800€).


Sous le terme «d'inventeurs», M. F réunit tant les artistes que les industriels, designers, inventeurs individuels... Sa méthode se résume en quelques termes: «le droit d'auteur industriel», sorte de matière hybride, entre le droit des brevets et le droit d'auteur.

L'anecdote pourrait prêter à sourire pour un professionnel de la Propriété intellectuelle. En effet, il est établi par le législateur que les créatifs disposent chacun de droits particuliers:
droit d'auteur pour l'écrivain ou le peintre, droit des brevets pour l'inventeur d'une innovation technique, droit des dessins et modèles pour le designer...

Afin de se ménager un droit exclusif, la protection d'une invention par le droit des brevets, en France, transite notamment par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), le tout en justifiant qu'elle réponde à trois critères: nouveauté, activité inventive et applicabilité industrielle.

Si M. F intervient sur nombre de sites, forums et multiplie les blogs sur la question, c'est qu'une demande croissante existe.

Des particuliers, des PME au budget restreint, hésitent souvent à s'engager dans les procédures formelles de protection par le droit des brevets. Manque d'information, de moyens financiers, réputation du caractère onéreux du droit de la Propriété Intellectuelle plutôt réservé à l'élite entrepreneuriale, ces inventeurs en manque de reconnaissance peuvent se laisser séduire par des discours simplistes et parfois trompeurs.
Dès lors, l' INPI, aux côtés de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) a formé une action à l'encontre de M.F, auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de tempérer ses promesses de protection irréfutable.

Par un jugement du 4 mars 2011, les juges ont estimé, via une motivation claire, que la diffusion d'informations « comportant une erreur de droit manifeste », multiples et contradictoires, « amenant le consommateur à croire qu'il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt de brevet » représente une pratique commerciale trompeuse (article L.121-1 Code la consommation).

Protection à l'efficacité douteuse, le « dépôt probatoire » présente de surcroît le risque de conférer aux déposants la certitude d'être en mesure de pouvoir divulguer leur invention, en détruisant dès lors la brevetabilité de l'invention, la nouveauté étant appréciée strictement.

Les conséquences générées par ce type de discours sont diverses, surtout parce qu'il porte un coup sérieux aux chances des inventeurs d'obtenir un monopole sur leur invention.

En condamnant avec fermeté ce type de procédure occulte, le Tribunal s'est donc appliqué à affirmer un seul principe: l'invention ne vit que par le droit du brevet.

Le Qatar a effectué les démarches nécessaires pour devenir un état contractant du PCT (Patent Cooperation Treaty).

Toute demande PCT, déposée à partir du 3 Août 2011, désignera donc automatiquement le Qatar et pourra donner lieu à une phase nationale dans cet état.

Le Qatar est le 143ème état à adhérer au PCT.

Ceci est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes puisqu’un nombre croissants de déposants européens ont des perspectives de développement de leur activités au Qatar. Le PCT leur donnera désormais un délai de 30 mois à partir d’un premier dépôt pour effectivement déposer une demande de brevet dans cet état.

Le Club Action Brevet, animé par la CCI et l’INPI, est un groupe d’échange sur des sujets ayant trait à la protection et à la valorisation des innovations technologiques.

Le Club regroupe de nombreuses entreprises déjà impliquées ou interpellées par les questions de protection de leur propriété intellectuelle. Les sessions du Club sont l’occasion d’échanger librement et sans formalisme entre professionnels de la propriété intellectuelle et entreprises.

Dans ce cadre, la CCI et l’INPI ont invité Jean-Pascal DECOBERT à faire partager son expérience en matière de partenariat le 5 Mai prochain.

Jean-Pascal DECOBERT indiquera les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour réussir un partenariat ou une collaboration en France ou à l’étranger.

Plus précisément, les aspects suivants notamment seront discutés : accord de partenariat, licence, accord de confidentialité (NDA), négociations avant signature de contrat etc.


L’inscription au Club Action Brevets est gratuite. De plus amples renseignements sur les modalités de participation au Club Action Brevet peuvent être obtenus auprès de la maison des entreprise de la CCI (mde.sophia@cote-azur.cci.fr / 04 93 95 45 12. Responsables: Pauline Weber ou José Fiotti).

Mise en Garde en Matière de Noms de Domaine : L’Incitation, parfois mensongère, à la Réservation

Une pratique abusive ne cesse de se développer sur Internet à l’attention des titulaires de marques et de noms de domaine.

Elle consiste à inciter ces titulaires à réserver des noms de domaine identiques à leurs marques ou autres titres de propriété industrielle en leur laissant faussement croire que des tiers tentent de les réserver. Ces propositions sont le plus souvent proposées par des sociétés étrangères asiatiques se présentant comme des organismes officiels de réservation de noms de domaine.

Elles se présentent par exemple sous la forme du message suivant :

"We are an organization specified at dealing with domain name dispute and registration in Asia. We have something important on intellectual property right need to confirm with your company.

On (date), we received an application formally, one applied for the Internet keyword (le plus souvent le nom d’une marque) and some domain names with our organization.

After checking, we found your company is the original trademark owner. If the company's action haven't been authorized by your company, so their behavior will conflict with your interests.
In order to deal with the matter better, please contact us ASAP.
Best Regards "


Que faire si vous êtes la cible d’une telle proposition ?

ne surtout pas répondre à cet email ; si vous répondez à ces sociétés, elles risquent de vous proposer de réserver les noms de domaine concernés à un prix bien supérieur à celui du marché.

en informer immédiatement votre Conseil afin de lui permettre de vérifier si le nom de domaine en question est toujours disponible et envisager ou non sa réservation.

Ce type de propositions incitatives et malhonnêtes se multiplie sur Internet. La mise en place d’une surveillance des réservations de noms de domaine peut être une solution intéressante pour éviter les désagréments, notamment financiers, de telles pratiques.

Marie Clotilde Schies

Validité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit de chocolaterie évoquant un sarment de vigne



Le litige qui oppose les sociétés TRIANON CHOCOLATIERS BV et REVILLON CHOCOLATIER SAS vient de faire l’objet, en France, d’une décision intéressante de la Cour de Cassation en ce qui concerne la validité d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit.
La société REVILLON CHOCOLATIER SAS est titulaire de la marque française n° 02 3 188 047 déposée le 7 octobre 2002 en classe 30 pour désigner les produits suivants : "cacao, chocolat, produits de chocolaterie". Cette marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.
La société TRIANON CHOCOLATIERS BV est assignée en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale suite à la commercialisation de brindilles chocolatées sous la dénomination Les Rameaux.

La société TRIANON CHOCOLATIERS BV fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 30 janvier 2009 de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’Appel en ce qu’elle relève :
- "qu’aucun produit de chocolaterie n’épouse, même de façon lointaine, une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d’un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l’intégralité de sa surface" ;
- "que cette représentation s’éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autres produits de chocolaterie pour signifier au consommateur l’origine commerciale d’un produit et lui permettre de réitérer sans confusion possible l’acte d’achat auquel il a pu procéder".
Cette même appréciation avait déjà étéretenue au Benelux par un arrêt de la Cour d’Appel de La Haye le 12 janvier 2010 qui a jugé la forme évoquant un sarment de vigne comme distinctive car elle s’écarte de manière significative d’autres bâtonnets en chocolat et est la seule qui ressemble à un sarment de vigne ce qui confère une "originalité distinctive".

L’arrêt de la Cour de Cassation fait exception à la sévérité avec laquelle est apprécié le caractère distinctif des marques tridimensionnelles, notamment au niveau communautaire.
Cette décision est l’occasion de rappeler quels sont les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par la forme du produit et les dernières décisions rendues en la matière.
Ces critères sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques mais il faut particulièrement tenir compte de la perception du public pertinent puisqu’un consommateur n’a pas l’habitude d’attribuer à un produit son origine au regard de sa forme ou de son emballage, mais davantage au regard d’un nom, d’un logo ou d’une étiquette. Dès lors, pour qu’une marque tridimensionnelle soit considérée comme distinctive, il faut qu’elle s’éloigne au maximum des représentations habituelles du secteur concerné. L’opportunité du dépôt d’une marque tridimensionnelle doit donc tenir compte de ces critères d’appréciation. Sauf à ce que la forme du produit en elle-même s’éloigne de façon suffisamment significative de celles habituellement adoptées dans ce secteur, il peut être parfois plus opportun d’envisager de protéger l’étiquette de l’emballage ou les éléments figuratifs et verbaux les plus distinctifs.

Cour de Cassation, Ch.com, 26 octobre 2010, TRIANON CHOCOLATIERS BV c/ REVILLON CHOCOLATIER et MADEMOISELLE DE MARGAUX SAS.

En discussion depuis 10 ans, la mise en place d’un brevet communautaire et l’instauration d’une juridiction européenne des brevets viennent de connaître des évolutions récentes, qui poussent à un optimisme.., à accompagner de patience.

Quelques rappels :
Contrairement à ce que la presse générale relate bien souvent, les efforts actuels menés par la France notamment ne visent pas à l’instauration d’un brevet européen qui existe déjà depuis plus de 30 ans, mais à l’instauration d’un brevet communautaire. Ce dernier présente en effet quelques différences essentielles par rapport au brevet européen.

- Le brevet européen, une fois délivré de manière centralisée, se décompose en un faisceau de brevets nationaux, relevant chacun du droit interne des États que le titulaire a désigné. Le brevet européen n'est ainsi pas un titre unitaire. De plus, il n'y a actuellement aucune juridiction unique pour traiter des conflits portant sur des brevets européens. Ainsi, il arrive bien souvent que dans un même contentieux transnational, un même brevet européen soit annulé dans un premier pays et soit validé dans un deuxième pays sur la base des mêmes motifs. Ce système augmente donc l’insécurité juridique et les coûts de contentieux. Autre particularité du brevet européen, ce dernier couvre 38 états, et non uniquement les états de l’union européenne. La Turquie, Monaco, la Norvège peuvent par exemple être couverts par un brevet européen.

- Le brevet communautaire, ou brevet de l’Union Européenne, se distinguerait par son caractère unitaire et autonome et produirait les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union. Il ne pourrait être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Un contentieux serait ainsi porté devant une unique juridiction.

Deux objectifs doivent être atteints pour que ce système soit réellement efficace : la mise en place du brevet communautaire et l’instauration d’une juridiction européenne des brevets.


- Brevet communautaire : avancées significatives

Le Conseil de l’Union Européenne a autorisé la mise en place du brevet communautaire le 10 mars 2010.
Cela fait suite à l’approbation par le Parlement Européen en février dernier du recours à la procédure de coopération renforcée pour adopter le projet de brevet communautaire. En décembre dernier, plusieurs pays dont la France ont souhaité recourir à cette procédure particulière permise par le Traité de Lisbonne et permettant l’adoption d’actes législatifs, uniquement pour les états qui le souhaitent et à partir du moment où ces états sont au moins neuf.
Cette procédure de coopération renforcée a été requise devant les objections soulevées par l’Italie et par l’Espagne de mettre en place le brevet communautaire, objections basées principalement sur des considérations linguistiques. Les 25 autres états membres sont favorables à la mise en place du brevet communautaire.
Lorsque l’Espagne et l’Italie le souhaiteront, ils pourront adopter le brevet communautaire.

- Système de Juridiction Européenne unique : Révision nécessaire

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un avis défavorable à la mise en place d’un système prévoyant une juridiction européenne des brevets, estimant que ce système n’est pas compatible avec les dispositions du Traité de l’Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
La cour relève que le projet d'accord confèrerait une compétence exclusive pour un nombre important d'actions (actions en contrefaçon et actions en nullité notamment), ce qui dépossèderait les états membres de ces compétences. Les raisons principales exposées ci-dessous sont à la base de cet avis négatif.
Le projet d'accord prévoit un mécanisme préjudiciel qui réserve la faculté de renvoi préjudiciel à la Juridiction du brevet communautaire tout en soustrayant cette faculté aux juridictions nationales. Or, la Cour insiste sur le fait que le mécanisme de renvoi préjudiciel favorise une coopération directe des juridictions nationales, «ce qui permet à ces dernières de participer de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union ainsi qu’à la protection des droits conférés aux particuliers».
La Cour relève également qu’avec le système envisagé, «une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres». Or, un mécanisme fondamental de l’Union prévoit qu’«un État est obligé de réparer les dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union qui lui sont imputables, et ce quel que soit l'organe, y compris juridictionnel, de cet État qui est à l'origine du manquement».




Par conséquent, l’avis de la Cour de Justice de l’Union Européenne ne remet pas en cause le principe d’une juridiction unique en matière de brevet, mais oblige à une révision du projet envisagé.

Un parfum d'espoir pour la protection des parfums par droit d’auteur

Comment protéger un parfum ? Le flacon peut faire l’objet d’un dépôt de modèle ou même de marque tridimensionnelle, le nom sous lequel le parfum est commercialisé est déposé en tant que marque ; mais la fragrance elle-même, donc le véritable travail du parfumeur, comment la protéger?
Les tentatives de dépôt de marques olfactives devant l’INPI et l’OHMI sont restées vaines.
Reste alors le droit d’auteur c'est-à-dire la protection de la fragrance en tant qu'œuvre de l’esprit. Les juges ne sont pas toujours d’accord en la matière, si la cour de cassation refuse systématiquement la protection de principe par le droit d’auteur, des juges du fond ont eux tendance à reconnaître qu’un parfum puisse constituer une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.

En l’espèce la société LANCOME a assigné une société ARGEVILLE en contrefaçon de droit d’auteur car elle estime que la fragrance commercialisée par cette société reproduisait les caractéristiques de sa fragrance commercialisée sous la marque TRESOR.
Par un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a reconnu fondée l’action en contrefaçon.

Le 22 janvier 2009 la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt en estimant que « la fragrance d’un parfum qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir faire, ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».
C’est alors que la Cour d’Appel d’Aix en Provence, par son arrêt du 10 décembre 2010, statuant sur renvoi après cassation, reconnaît qu’une fragrance peut être protégée par le droit d’auteur :
L’article L112-1 du CPI prévoit que «la protection par le droit d’auteur est accordée à toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination».
L’article L112-2 du CPI qui énumère les œuvres considérées comme des créations comporte l’adverbe «notamment » ce qui démontre que cette liste n’est pas limitative.

Même si la création d’un parfum nécessite un savoir faire, elle ne se limite pas à une opération purement technique.

La création d’un parfum exige également « une recherche dans la succession et les interactions des odeurs, une conjugaison des éléments volatiles et persistants et une combinaison des diverses essences dans des proportions permettant de dégager une forme olfactive caractéristique qui traduit la personnalité, la sensibilité et l’imagination de son auteur et constitue, à condition d’être originale, une création artistique ».

Certes en l’espèce il a finalement été relevé que TRESOR de LANCOME «ne présente pas de caractéristiques inédites totalement identifiables par un consommateur moyen et qui serait le reflet de l’apport créatif de son auteur» et l’action en contrefaçon de droit d’auteur n’a donc pu être retenue mais il n’en demeure pas moins que cet arrêt constitue une belle avancée sur la reconnaissance de principe d’un droit d’auteur sur la fragrance d’un parfum même si sa mise en œuvre est délicate quant au respect des conditions d’originalité.
En outre, la mise en place dans l'entreprise d'une démarche systématique de preuve s'impose pour être en mesure de justifier d'une création antérieure à la fragrance litigieuse.

Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 10 décembre 2010 rendu sur renvoi après cassation- N°2010/475

L’Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, est une autorité indépendante dont les missions ont été définies par la Loi Création et Internet du 12 juin 2009 et consistent notamment :

- à promouvoir le développement de l’offre légale sur Internet ;

- à observer l’utilisation licite ou illicite d’œuvres sur Internet ;

- à protéger les ouvres en ligne des atteintes aux droits qui leur sont attachés.

Au titre de cette mission de protection, l’Hadopi a mis en place un dispositif d’avertissement progressif en deux phases.

La première phase pédagogique visant à informer les internautes de leur obligation de surveillance de leur accès à Internet vient de s’achever, après trois mois de fonctionnement effectif, sur un bilan d’efficacité mitigé.

Au cours de cette période et d’après les rares chiffres commentés par les journalistes, entre 20.000 et 100.000 infractions auraient été constatées par jour et 800 à 2.000 alertes auraient été envoyées quotidiennement aux internautes accusés d'avoir téléchargé des fichiers illégaux. Suite à ces alertes, 50% des internautes seraient des récidivistes.

Bien évidemment, ces chiffres sont très difficiles à vérifier et doivent être analysés avec prudence.

Quoi qu’il en soit, l’Hadopi entame à présent la phase pénale de son dispositif puisque chaque prétendu pirate récidiviste recevra un deuxième email doublé par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Une coupure de l’accès Internet pourrait intervenir dès la 3ème récidive.

Les récidivistes n’ont qu’à bien se tenir !

LA FIN DES REVENDICATIONS DE TYPE SUISSE



Une revendication de type suisse ou « Swiss Claim » correspond à une certaine forme de rédaction d’une revendication qui a été préconisée par la Grande Chambre de Recours de l’OEB (G6/83) pour obtenir une protection pour une deuxième, voire une énième, application thérapeutique d’une substance ou d’une composition déjà connue en tant que médicament.

Revendication type swiss : « Utilisation d’une substance ou d’une composition X dans la préparation d’un médicament pour le traitement de la maladie Y »

Avec l’entrée de la nouvelle Convention sur le Brevet Européen (CBE 2000) le 13 décembre 2007, cette rédaction ne semblait plus nécessaire pour protéger ce type d’invention. La formulation suivante semblait alors à privilégier :

Revendication CBE 2000 : « Substance X ou composition X pour son utilisation dans le traitement de la maladie Y »

Cela a été confirmé par la Grande Chambre de Recours qui a clairement indiqué en Février 2010 dans sa décision G2/08 que les revendications de type suisse n’ont plus de raison d’être avec la nouvelle rédaction de la CBE 2000 (Art.54 CBE).

La Grande Chambre de Recours a imparti un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision G2/08 pour mettre en adéquation les demandes de brevet contenant encore des revendications de type Suisse. Cette publication a eu lieu le 28 Octobre 2010 au Journal Officiel de l’OEB.

En conséquence, toute nouvelle demande de brevet internationale ou européen ayant une date de dépôt ou de priorité postérieure au 29 janvier 2011 ne devra plus contenir de revendication de type suisse.

Pour les demandes de brevet internationales ou européen au 29 janvier 2011 il est tout de même conseillé de mettre le jeu de revendications en adéquation avec la nouvelle rédaction instaurée par la CBE 2000.

L’analyse du contentieux en matière de brevets est souvent précieuse pour comprendre l’état de la concurrence d’un secteur industriel. L’année 2010 a connu des attaques en contrefaçon particulièrement virulentes, à l’image de la concurrence que tout un chacun peut constater dans les rayons des magasins de téléphonie mobile.

En arrière plan de cette actualité, il y a d’abord une profusion de brevets.
Les acteurs traditionnels de la téléphonie mobile ont bien vite compris l’utilité de la protection par brevets; Nokia, RIM ou Sony Ericsson, pour ne citer qu’eux, possèdent de larges portefeuilles de titres de propriété industrielle.

Le rapprochement des techniques mobiles et des applications logicielles, en particulier dans les Smartphones, est loin d’avoir freiné cette tendance. Les majors de l’industrie informatique sont rapidement entrés dans le jeu avec des portefeuilles de brevets historiquement très fournis. Apple illustre bien cette convergence, que la marque à la pomme a transformée en succès avec son Iphone.

A notre connaissance, plus de 20 procédures d’action en contrefaçon de brevets, souvent américaines, étaient actives au 31 décembre 2010 entre de très grands noms du domaine dont Apple, Microsoft, Nokia, RIM, Oracle, Samsung, Motorola mais aussi Kodak dans l’imagerie sur téléphone. Chaque litige impliquant généralement plusieurs brevets.

On peut d’abord expliquer l’explosion du contentieux par la nécessité qu’éprouvent les compagnies en retard sur le marché de freiner le succès des sociétés en expansion. Apple est particulièrement visé, révélant la stratégie des concurrents de gêner autant que possible cette compagnie à la croissance et aux marges enviées. Nokia, plutôt en perte de vitesse, fait partie de ses agresseurs.

La convergence de la téléphonie mobile, de l’informatique et de techniques périphériques (écrans tactiles notamment) peut aussi justifier plusieurs litiges : les écrans tactiles d’Apple posent problème à Elan, Android (système d’exploitation de Google) est contesté par Oracle pour les techniques Java et par Gemalto, etc…Les risques de collision de technologies sont selon nous plus nombreux qu’auparavant.

Enfin, certains acteurs pourraient chercher à perturber les relations contractuelles et commerciales de concurrents utilisant le système Android. Il n’est pas rare que des actions en contrefaçon induisent une mésentente dans le camp des défenseurs (partage des responsabilités, interprétations des contrats de licence, application de clauses de garantie…).

Dans de nombreux cas, une réplique (contre attaque en contrefaçon d’autres brevets) suit rapidement la première procédure judiciaire. Une chose est sûre : il vaut actuellement mieux être bien armé en terme de propriété intellectuelle pour subsister dans le secteur de la téléphonie mobile.

L’IEEPI (Institut Européen Entreprise et Propriété Intellectuelle) dispense des formations visant à promouvoir la maîtrise de la propriété industrielle au sein des entreprises, particulièrement des PME.

Dans ce cadre, Jean-Pascal DECOBERT interviendra le 17 février 2011 à Sophia Antipolis pour une journée consacrée au thème : « Protéger et vendre les innovations non brevetables et le savoir-faire ».

De plus amples renseignements sur les modalités de participation à la formation peuvent être obtenus auprès de l’IEEPI (www.ieepi.org / 04.90.24.84.07).

Décision n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010

Le 9 juillet 2010, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L.45 du code des postes et des communications électroniques. Cet article encadre l’attribution des noms de domaine sur Internet par les sociétés spécialisées. Il a été demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité de cet article aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que cet article confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'Internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle » ; que, pour le surplus, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser ses conditions d'application ; que, si le législateur a ainsi préservé les droits de la propriété intellectuelle, il a entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence.

Dans ces conditions, les Sages du Palais Royal estiment donc que « l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques doit être déclaré contraire à la Constitution ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011.

Le Parlement dispose donc d’un délai de neuf mois pour légiférer sur la question de l’attribution des noms de domaine. Des bouleversements importants pourraient en résulter tant pour les sociétés d’attribution des noms de domaine que pour leurs clients habitués à réserver leurs noms de domaines.

Affaire à suivre cet été.

Jean-Pascal DECOBERT intervient ce 19 novembre 2010 à l’université d’hiver de l’EBAN sur le thème de la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Il proposera une comparaison des approches suivies par l'Office Américain des brevets (USPTO) et par l’Office Européen des Brevets 5OEB).

L’EBAN (European Business Angels Network) est une association de business angels et forme un réseau international d’investisseurs avertis apportant leur support financier à des jeunes entreprises.

Pour faire face à la croissance de son activité et répondre au besoin de ses clients, le cabinet a intégré une nouvelle collaboratrice dans son département juridique.

Marie-Clotilde SCHIES est spécialisée en droit des marques et des noms de domaines. Elle est titulaire d’une Maîtrise de droit des affaires et du DESS Concurrence, Consommation et Droit de la Propriété Industrielle.


Marie-Clotilde Schies a travaillé à Paris comme juriste cadre pendant plus de cinq ans, au sein d’un Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle. Ella a pu ainsi se faire une expérience solide en matière de marques et noms de domaine.

Elle a ensuite intégré un Cabinet d’Avocats spécialisé en Propriété Intellectuelle.

Son expérience d’assistance et de conseil s’adresse autant à de grandes multinationales dans des secteurs aussi variés que l’agro-alimentaire, les cosmétiques, la production télévisée, la mode, les secteurs bancaire, l’immobilier, le médical et le paramédical qu’à des établissements publics, des PME ou des particuliers.

Ainsi, le Cabinet Hautier compte désormais une nouvelle Mandataire agréée auprès de l’Office Européen des Brevets.

La réussite de cet examen européen atteste d’un niveau d’expertise juridique particulièrement élevé et permet de représenter des sociétés et inventeurs devant l'Office Européen des Brevets (OEB). Cet examen européen est considéré internationalement comme un gage important d’expertise et d’engagement dans la profession.
L’obtention de cet examen est particulièrement difficile puisque chaque année seul un quart des 1500 candidats de toutes nationalités présentant cet examen est qualifié.

La réussite d’Allison DELAPORTE, dès son premier passage, reflète principalement ses qualités professionnelles mais témoigne également des moyens mis en œuvre par le Cabinet pour former ses collaborateurs et les amener au plus haut niveau d’expertise.



Allison Delaporte, ingénieur spécialisée en Génie Biologique - Pharmacologie – Biotechnologies, aura ainsi le plaisir de représenter devant l’OEB les clients du Cabinet dans le domaine de la chimie, des sciences de la vie mais aussi des dispositifs mécaniques et médicaux.

Très attendue par les milieux spécialisés dans la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur, cet arrêt de la Cour Suprême met fin à une période de relative instabilité quant à l’examen de la brevetabilité des inventions du type « business methods ». Largement accueillies par l’Office Américain des brevets depuis la décision State Street Bank, les méthodes d’affaires avaient récemment connu plus d’obstacles à la brevetabilité. La Cour Suprême confirme une tendance plus exigeante qu’autrefois en termes de contexte technique. Sans lui donner une valeur obligatoire, la Cour confirme l’utilité du test dit « machine or transformation » remis au goût du jour par de récentes décisions, dont l’arrêt d’appel in re Bilski. L’USPTO a immédiatement fait passer de nouvelles instructions à ses examinateurs, directives consultables à :


http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_28jun2010.pdf

Nous annoncions dans un article précédent de ce site qu’une décision de la Cours Suprême des Etats-Unis devait être rendue le 1er Juin 2010 concernant la brevetabilité des « Business Methods ». La Cours Suprême reste jusqu’à présent parfaitement muette.

Pour rappel, cette décision concerne la condition de brevetabilité relative au « statutory subject matter » de l’article 35 U.S.C. 101. Elle conditionne fortement la brevetabilité des business méthode et plus généralement des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Pour le moment la seule chose à faire est de s’appuyer sur les précédentes décisions concernant Bilski, sur les directives des examinateurs de l’USPTO ainsi que sur la pratique acquise des dossiers en cours… et reste à espérer que la Cours Suprême définisse rapidement et clairement les exigences qui seront attendues notamment à travers le test « machine-or-transformation » qui au départ sembla très contraignant pour ensuite paraître se relâcher significativement.

Inventions mises en oeuvre par ordinateur: Des approches divergentes à l’OEB et à l’INPI ?

Les articles de la CBE (Convention sur le Brevet Européen) et du CPI (Code de la Propriété Intellectuelle) sont quasiment identiques, mots pour mots, concernant les conditions de brevetabilité.

Pour autant, les décisions concernant les logiciels et inventions mises en œuvre par ordinateur sont elles identiques quelles que soient les instances qui les prononcent:
 l’Office Européen des Brevets (OEB)
 l’INPI
 les tribunaux français ?

Nicolas HAUTIER est invité à présenter son expérience sur le sujet lors de la réunion INPICA qui se tiendra le 23 Juin 2010 à SKEMA Executive.

Nicolas présentera une récente décision rendue par le TGI de Paris et qui met clairement en lumière les différences d’approches entre l’OEB, l’INPI et le TGI de Paris.

Une revue des principales jurisprudences en matière de logiciel et d’inventions mises en œuvre par ordinateur sera proposée pour interpréter cette récente décision du TGI de Paris.

Les bonnes pratiques à adopter pour optimiser les chances d’obtenir des brevets dans le domaine des logiciels et d’inventions mises en œuvre seront également discutées.

Pas de décision sur les inventions mises en œuvre par ordinateur: La Grande Chambre de Recours de l’OEB considère sa saisine G03/08 inadmissible.

Le Président de l’Office Européen des Brevets avait demandé à la plus haute autorité de l’Organisation Européenne des Brevets de se prononcer sur des questions ayant trait à la brevetabilité d’inventions dans le domaine informatique.

La Grande Chambre indique que sa saisine est inadmissible car les questions posées ne sont pas l’objet de divergences notables dans la jurisprudence des chambres de recours.
La Grande Chambre se repose beaucoup sur la fameuse décision T1173/97 IBM pour rappeler les fondements d’analyse de brevetabilité des inventions du domaine informatique. Elle confirme que cette analyse déplace très souvent l’exigence d’« invention » (article 52 (1), (2) CBE) vers l’exigence d’activité inventive (article 56 CBE). C’est ce critère qui devient le critère majeur pour ce type d’inventions.

La société américaine avait obtenu aux Etats-Unis un brevet controversé (US 5 960 411) pour une technique basée sur des commandes en e-commerce réalisées en un « click » unique de l’utilisateur.

En mars dernier, après une longue procédure, ce brevet américain a été partiellement confirmé.

En Europe, la jurisprudence est bien moins favorable à la brevetabilité de ce type d’invention dite « business method ». D’ailleurs, Amazon n’a jamais obtenu de protection à l’Office Européen des Brevets sur cette invention.

Après avoir remporté les Trophées régionaux à Marseille, l’entreprise Malongo a remporté les Trophées nationaux de l’Innovation, décernés le 26 janvier 2010 à Paris par le directeur de l’INPI.

Chaque année, les trophées de l’INPI récompensent une PME dont la stratégie s’appuie efficacement sur la propriété industrielle.

Pour valoriser et défendre son image et ses développements techniques, Malongo a constitué un portefeuille de plusieurs dizaines de brevets, de marques et de modèles.

Notre équipe conseille et représente Malongo dans sa stratégie de propriété industrielle depuis plus de quinze ans. C’est donc avec un plaisir tout particulier que Jean-Pascal Decobert a représenté le cabinet en se rendant à la remise des Trophées à Paris.

Après l’entreprise Tordo Belgrano récompensée en 2008, la société Malongo est ainsi notre deuxième client à remporter les trophées nationaux en l’espace de trois ans. Nous sommes naturellement fiers de l’exceptionnelle capacité à innover dont font preuve nos clients.

Un arrêt de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) est attendu avec impatience. Il concerne tout spécialement la France puisque c’est la Cour de Cassation qui l’a sollicité (affaires Louis Vuitton Malletier, Viaticum & Luteciel et CNRRH). Il est vrai que la question de l’emploi d’une marque en tant que mot-clef pour la génération de résultats de recherche n’est pas anodine. Les tribunaux français et plus généralement européens, ont plus que jamais besoin d'une clarification. L'avocat général, le 22 septembre 2009, vient de livrer un avis sur les juges de la CJCE devront prendre en compte. Cet avis n'est pas particulièrement favorable aux titulaires de marques si bien que cette affaire doit être suivie attentivement.

L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a retracé dans le cadre de son rapport annuel 2008 l’évolution du nombre de dépôts de brevets, de marques et de dessins et modèles déposés par voie nationale.

 Brevets
Malgré la conjoncture économique, les entreprises françaises continuent à innover et à déposer des brevets. Le nombre de demandes de brevet déposées par les entreprises françaises est en effet en augmentation (+ 1.6 %).

 Marques
Le nombre de dépôts de marques à l’INPI s’est stabilisé par rapport à 2007 (- 0.6%) tandis que le nombre de renouvellements s’est très nettement accru (+18.6 %).

 Dessins et modèles
Si le nombre de dépôts a légèrement diminué (-0.8%), le nombre de modèles protégés par dépôt a quant à lui fortement progressé (+ 14.8%).

Les chiffres nationaux traduisent la volonté des entreprises de consolider leurs avantages concurrentiels (marques porteuses, technologies innovantes, designs distinctifs) en période de contraction des marchés et de concurrence intensifiée.

Comment optimiser vos actifs immatériels ? Nicolas HAUTIER fera part de son expérience pour répondre à cette question dans le cadre du Club Action Brevet le 24 juin au Ceram – Sophia Antipolis.

Les axes de réflexion suivants seront abordés :

- optimisation fiscale et patrimoniale,
- optimisation de la portée de la protection conférée par un brevet,
- optimisation de la voie de dépôt,
- opportunités et contraintes du droit des inventions de salariés.

Les réunions du Club Action Brevet sont généralement très interactives et donnent l’occasion d’échanger de points de vue variés. Nous aurions grand plaisir à vous y rencontrer.

N’hésitez pas à confirmer votre participation auprès de la Maison des Entreprises Sophia Antipolis :
Tél. : 04 93 95 45 12 ; Fax. : 04 93 95 45 58 ; mde.sophia@cote-azur.cci.fr

Une chambre de recours de l’OEB vient de saisir la Grande Chambre de Recours au sujet de la brevetabilité d’une utilisation d’un médicament qui ne se distingue de l’art antérieur que par le régime posologique de la substance à administrer.

Le recours N° T1319/04 a été formé contre une décision de la division d’examen rejetant la demande de brevet EP 0 643 965 pour motif d’absence de nouveauté (A.54(1) et A.54(2) CBE 1973) et d’application industrielle (A.52(4) CBE 1973 : exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique).

La chambre de recours a établi que la revendication 1 est nouvelle et implique une activité inventive au regard de l’état de la technique citée en particulier pour la caractéristique « une fois par jour avant de dormir ».

En conséquence, il est primordial de déterminer si cette caractéristique relève d’une exclusion de la brevetabilité en tant que méthode de traitement thérapeutique.

La CBE 2000 a apporté des modifications aux articles 53, 54 et 57 qui admettent dorénavant la brevetabilité des 2ndes et nièmes application thérapeutique.

La demande étant encore en instance lors de l’entrée en vigueur de la CBE 2000 le 13/12/2007, ce sont les nouveaux articles 53c), 54(4) et 54(5) qui s’appliquent.
L’article 54(5) est ainsi rédigé : « les paragraphes 2 et 3 n’excluent pas non plus la brevetabilité des substances d’une composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l’article 53c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’état de la technique. »

Or, la chambre remarque que l’article 54(5) ne semble pas imposer de distinction entre différentes utilisations spécifiques.
Toutefois, la chambre de recours note que plusieurs chambres de recours sont parvenues à des décisions contraires concernant la brevetabilité d’un régime posologique (T1020/03 – T317/95).

Finalement, la chambre de recours technique considère qu’il est nécessaire d’obtenir une interprétation faisant autorité sur cette question par le biais d’une nouvelle décision de la chambre de recours.
Les questions suivantes sont posées à la grande chambre de recours :

1°) Lorsque l’utilisation d’un médicament particulier pour traiter une maladie particulière est déjà connue, ce médicament connu peut il être breveté, en vertu des dispositions des articles 53c) et 54(5) CBE 2000, pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent, nouveau et inventif de la même maladie ?

2°) S’il est répondu par l’affirmative à la question 1, le brevet peut il être délivré lorsque l’unique caractéristique nouvelle du traitement réside dans une posologie nouvelle et inventive ?

3°) Faut-il tenir compte de critères particuliers pour interpréter et appliquer les articles 53c) et 54(5) CBE 2000 ?

Retrouvez nos experts au Ceram Executive de Sophia Antipolis ce Mercredi 29 Avril. Ils partageront leur expérience et répondront à vos questions sur le thème de la sécurité économique.

"La Sécurité économique, une démarche préventive!"
Comment mieux protéger votre patrimoine technique et quels sont les moyens juridiques de protection ?

Mercredi 29 Avril 2009 : 9H00-12H00 (Accueil à 8H45)
Ceram Executive - Amphi Thésée
655, Rue Albert Einstein - Sophia Antipolis

A l'ère de l'informatique, tout ce qui traite, stocke et transmet de l'information est devenu un outil stratégique aussi précieux que vulnérable. Comment dans un contexte de concurrence exacerbée, préserver sa stratégie commerciale, protéger sa connaissance et ses avances technologiques ?
La Direction Centrale du Renseignement Intérieur et le Cabinet Hautier vous révèleront les procédés légaux ou frauduleux mis en oeuvre pour collecter l'information, et vous proposeront des solutions pour diminuer ce risque de "vol de connaissance".


Intervenants :
Jacques LA VILLETTE, Direction Centrale du Renseignement Intérieur
Ségolène LUHERNE, Conseil en Proprité Industrielle, Cabinet Hautier
Nicolas HAUTIER, Conseil en Propriété Industrielle, Cabinet Hautier

Merci de confirmer votre participation auprès de la MAISON DES ENTREPRISES SOPHIA ANTIPOLIS
Tél: 04.93.95.45.12. Fax: 04.93.95.45.58.
Email: mde.sophia@cote-azur.cci.fr

Nous vous enverrons un bulletin d'inscription sur simple demande à l'adresse suivante :
contact@hautier.fr

Le droit des brevets dans le domaine informatique est loin d’être stabilisé. On a déjà pu le constater par les différences d’appréciation de l’Office Américain des Brevets (USPTO) et de l’Office Européen des Brevets (OEB). Les jurisprudences des Chambres de Recours de l’Office Européen ont elles-mêmes fortement évolué depuis 1978.

Ces évolutions ont pu entraîner certaines incohérences dans l’évaluation des inventions mises en œuvre par ordinateur qu’il s’agisse de méthodes constituées par une suite d’étapes ou de produits programmes d’ordinateurs. Pour chercher à pallier certaines incohérences, la Présidente de l’Office Européen des Brevets vient de soumettre une question à la Grande Chambre de Recours sous le numéro G3/08. En effet, une importante décision avait jusqu’alors admis la brevetabilité des produits programmes d’ordinateurs sous réserve que leur exécution implique un effet technique supplémentaire alors qu’un effet technique même connu suffit jusqu’à présent à passer l’obstacle du caractère technique pour les revendications rédigées sous forme de méthode ou de dispositif.

La Grande Chambre de Recours de l’Office Européen des Brevets devrait se positionner dans les mois à venir et clarifier la situation. Cela ne facilite pas la tâche du Conseil en Propriété Industrielle dans la phase de rédaction des demandes de brevet dans la forme la plus adaptée à l’obtention des brevets européens.

Sur le plan américain, des observateurs ont de longue date reproché à l’USPTO sa relative clémence quant à l’interprétation de l’exigence d’activité inventive (non obviousness) ainsi que l’acceptation de la brevetabilité d’inventions relativement détachées de considération technique.

Peut-être cette pression extérieure a-t-elle conduit l’Office américain à infléchir sensiblement sa position et on a pu constater récemment une baisse importante des taux de délivrance de brevets américains. Les décisions de justice n’y sont pas non plus étrangères. Notamment, la décision KSR International Company v Telefex Inc a sensiblement renforcé les exigences concernant l’activité inventive. Plus récemment, la décision In Re Bilski a réactualisé les critères d’évaluation de la brevetabilité des Business methods aux Etats-Unis. Cette décision du 30 octobre 2008 adopte un test dit « Machine – or Transformation » pour déterminer si une innovation entre dans le cadre des inventions protégeables au sens de la section 101 du Patent Act.

Même si cette décision n’a a priori pas un impact fondamental pour une grande majorité des inventions, la tendance est donc à un resserrement des conditions de brevetabilité auprès de l’Office américain.

L’expertise du Conseil en Propriété Industrielle, la qualité de rédaction et le suivi des demandes de brevet s’avèrent d’autant plus cruciales actuellement.

Des statistiques récentes montrent un accroissement important du nombre de noms de domaine se terminant par « .fr ». Ainsi, ils sont actuellement 1.3 million avec un taux de croissance de 36 % sur 1 an alors que la croissance enregistrée pour l’ensemble des noms de domaines est de l’ordre de 20 %.

On peut expliquer cet accroissement par l’assouplissement des règles d’attribution des noms de domaines « .fr » ainsi que par l’image de fiabilité que représente cette extension.

Ces récentes statistiques confirment donc l’intérêt de la réservation des noms de domaine en « .fr » pour les titulaires de marques en complément de protection.

Benoît Battistelli, l’actuel Directeur Général de l’INPI, vient d’être nommé Président du Conseil d’Administration de l’Office Européen des Brevets.

Son mandat de Président du Conseil d’Administration débutera le 5 mars 2009 pour une durée de trois ans. Cela ne devrait pas affecter ses fonctions actuelles de Directeur Général de l’INPI.

Avec cette nomination nous pouvons espérer que la France jouera un rôle important dans les évolutions attendues en matière de brevets : Accord sur le Règlement des Litiges en matière de brevets européens, mise en place d’un brevet communautaire etc.